Смена владельца международной регистрации товарного знака по Мадридской системе: что нужно учесть?

Многие российские компании регистрируют свои товарные знаки за рубежом через Мадридскую систему международной регистрации (администрируется ВОИС). Со временем может потребоваться смена владельца международной регистрации – например, при продаже бренда, реорганизации бизнеса или просто передаче прав другому лицу. Такая процедура имеет ряд особенностей, связанных как с правилами WIPO, так и с национальным законодательством стран, где охраняется знак. Разберём, что важно учесть, чтобы правильно оформить смену правообладателя по Мадридской системе.

Запись о смене владельца международной регистрации через Мадридскую систему

Передача права на товарный знак, зарегистрированный через Мадридскую систему, называется запись о смене владельца международной регистрации. Основной нормативной базой является Правило 25 Общих правил к Мадридскому соглашению и Протоколу. Кроме того, есть Руководство WIPO («Guide to the International Registration of Marks»), где детально описаны процедуры, и национальные законы стран.

Важно: Смена владельца может происходить на возмездной основе (продажа знака) или безвозмездно (например, при наследовании, реорганизации компании). Но вне зависимости от оснований, нужно соблюсти формальные требования WIPO и каждой страны, где действует регистрация.

Процедура подачи запроса на смену владельца

Передача оформляется путём подачи в WIPO запроса по форме MM5 о смене владельца. Есть два способа подачи:

• Через национальное ведомство происхождения. Исторически запрос подавался через патентное ведомство страны первоначальной регистрации (для России – через Роспатент). Ведомство проверяет запрос и пересылает его в WIPO.
• Напрямую в WIPO через eMadrid. Сейчас WIPO настоятельно рекомендует электронную подачу непосредственно заявителем, если это не запрещено правилами страны исхода. Россия, например, допускает прямую подачу в WIPO.

При заполнении заявки MM5 следует учесть важнейшее условие: международная регистрация может быть передана новому владельцу только в отношении тех стран, в которых последний имеет законное основание на регистрацию. Это означает, что новый владелец должен обладать связью с одной из стран-участниц Мадридской системы – гражданством, местом жительства или зарегистрированным бизнесом там. Например: если первоначальный владелец – российская компания, а новый владелец – компания из США, то он тоже участник Протокола Мадрида, и передача возможна по всем указанным странам. Но если попытаться передать знак компании из страны, не присоединившейся к системе, WIPO такую передачу не зарегистрирует.

В некоторых случаях допускается частичная передача – то есть новый владелец получает права не во всех странах, а только в части указанных. Это делается, если, например, новому владельцу не требуется охрана во всех юрисдикциях или он не имеет «связи» с некоторыми из них. При частичной передаче необходимо подать отдельный запрос на каждую международную регистрацию, которую разделяют.

Электронные инструменты WIPO (портал IP Portal) облегчают процесс: форму MM5 можно заполнить и отправить онлайн через eMadrid. Портал автоматически проверит критерии приемлемости (например, наличие у нового владельца нужных данных) и существенно ускоряет процедуру за счёт цифровой обработки. Обязательно оплатите требуемую пошлину WIPO за запись изменений.

Ограничения и риски при передаче

Важно понимать, что регистрация смены владельца в WIPO – это ещё не финал истории. WIPO внесёт запись в Международный реестр и уведомит указанные страны о новом правообладателе. Однако окончательное признание нового владельца происходит на национальном уровне – в каждом патентном ведомстве стран, где действует знак. Здесь кроются национальные особенности:

• Некоторые национальные ведомства могут потребовать дополнительные документы, подтверждающие передачу, или свои пошлины. Например, где-то потребуют нотариально заверенный договор уступки или легализованную выписку.
• В отдельных юрисдикциях могут даже отказать в признании смены владельца, если это противоречит местным нормам. Например: законодательство может запрещать передавать знак с названием географического указания лицу, не имеющему отношения к этой географии. Если знак содержит название города X, возможно, закон страны Y не позволит передать его компании, не находящейся в этом городе – такие ситуации упоминаются в практике.
• Если в стране для передачи требуют местальную процедуру (например, регистрацию договора уступки), её всё равно придётся пройти, помимо мадридской регистрации.

Пример риска: Ведомство страны Z запросило оригинал договора уступки и нотариальный перевод. Если этого не сделать вовремя, может получиться, что в Международном реестре владелец сменился, а в стране Z – по-прежнему старый, что осложняет правоприменение.

Совет: при трансграничных сделках (M&A, продаже бренда) проанализируйте требования каждой страны заранее. Включите условие о нужных документах: возможно, понадобятся нотариальные копии, апостиль, легализация. Несоблюдение этих формальностей может привести к затягиванию признания нового владельца или даже к признанию сделки недействительной в отдельной стране.

Кроме того, время – критический фактор. Если смена владельца происходит скоро после подачи заявки на международную регистрацию, это может вызвать подозрения у ведомств, что манёвр сделан для обхода территориальных ограничений или национальных требований. Например, если компания подала международную заявку, а через месяц передала её зарубежному гиганту, некоторые страны могут усмотреть в этом злоупотребление. Стоит быть готовым объяснить деловую цель такой быстрой передачи.

Юридические последствия и стратегии

Когда смена владельца корректно зарегистрирована и признана, новый владелец получает весь объём прав на товарный знак в соответствующих странах. Он может использовать знак, запрещать его использование другими, продлевать регистрацию, подавать возражения против схожих заявок, защищать права в суде – всё как и предыдущий владелец. При этом срок охраны международной регистрации не прерывается – передача прав никак не влияет на 10-летний срок действия, он продолжается и может продлеваться уже новым владельцем.

Однако есть тонкий момент: суды и ведомства учитывают принцип добросовестности. Если смена владельца произошла во время уже идущего спора (например, против вас подан иск о ликвидации товарного знака, и вы срочно «перекинули» знак на другую компанию), это может быть расценено как недобросовестное поведение. Хотя формально правообладатель сменился, суд может рассматривать такую передачу критически, вплоть до привлечения первоначального владельца к участию в деле.

С точки зрения стратегии бизнеса, передача международной регистрации – полезный инструмент. Он позволяет:

• Реорганизация группы компаний. Перевести IP-активы на специальную компанию (например, IP-холдинг) для их лучшей защиты или подготовки к продаже.
• Франчайзинг или выделение бренда. Можно передать часть стран новому владельцу (например, партнеру по франшизе) посредством частичной передачи.
• Продажа бизнеса или бренда. Оформить сделку M&A, где международные товарные знаки переходят покупателю.

При этих действиях важно провести due diligence по товарным знакам: убедиться, что на них нет арестов, обременений (залога), что не ведутся споры, что все продления сделаны. В противном случае можно передать проблемный актив, что чревато убытками или судебными тяжбами. Например, покупатель получит знак, а потом выяснится, что он на грани аннулирования из-за неварианта использования – такие ситуации надо предотвращать проверкой до передачи.

Наконец, в современном мире растёт роль защиты прав на марки в Интернете, таможне и т.д. Если вы меняете владельца знака, своевременно зарегистрируйте эти изменения во всех смежных реестрах: таможенный реестр объектов ИС, аккаунты на маркетплейсах (обновить правообладателя), сертификаты в “Честном знаке” и прочее. Почему это важно: если на таможне остановят партию контрафакта, новый владелец должен быть указан как правообладатель, иначе могут возникнуть сложности с подачей жалобы. Аналогично на маркетплейсах – подтверждение статуса владельца ускоряет борьбу с нарушителями.

Выводы

Смена владельца международной регистрации – не просто технический шаг, а юридически значимая процедура, влияющая на защиту бренда во всех затронутых странах. Чтобы успешно её провести, необходимо учесть многослойные правила: требования WIPO (подать форму, оплатить пошлину, соблюсти критерии по новому владельцу) и нормы каждой конкретной страны (дополнительные документы, запреты на передачу в отдельных случаях). Конституционный принцип Мадридской системы – новый владелец должен иметь право на международную заявку – обязывает удостовериться в членстве страны его происхождения в системе.

Если подходить к вопросу с должным вниманием, то цифровизация WIPO делает процесс довольно удобным (электронная подача, мониторинг статуса заявки). Но на этапе национальной имплементации часто требуется грамотное юридическое сопровождение: общение с патентными поверенными в целевых странах, подготовка переводов и заверений. Без этого могут возникнуть затяжки или риски потери прав.

Конституционный Суд по интеллектуальным правам неоднократно подчёркивал, что никто не вправе извлекать выгоду из недобросовестного поведения. Поэтому не стоит пытаться использовать смену владельца для каких-либо махинаций или обхода правил. Вместо этого – рассматривайте её как нормальный инструмент бизнес-оборота IP.

Смена владельца по Мадридской системе – процедура, позволяющая гибко управлять правами на товарные знаки в международном масштабе. Если ваш бизнес продаёт бренд, проходит реструктуризацию или привлекает инвесторов, своевременная регистрация изменений в WIPO защитит ваши интересы. При выполнении всех требований (и стратегическом планировании с учётом разных юрисдикций) процедура проходит успешно и обеспечивает новому владельцу полный объём прав на торговую марку. В эпоху глобальной торговли скорость и корректность оформления таких изменений особенно важны, ведь от этого зависят и таможенные механизмы, и защита в интернете, и множество других аспектов международного брендинга. Рекомендуется заручиться поддержкой патентных юристов, чтобы все этапы – от подготовки договора уступки до внесения записей во всех реестрах – прошли гладко и ваш бренд был защищён по всему миру.

Если вам нужна надежная команда юристов с огромным практическим опытом, то обращайтесь в ООО ЮК «Шмелева и Партнеры». Заявку можно оставить на сайте нашей юридической компании или звоните по указанным номерам телефонов. Отзывы о нашей работе можно посмотреть на Яндекс.Картах.